研究成果

论商标在先使用抗辩的构成要件

时间:2020-06-02 09:06:39 阅读

论商标在先使用抗辩的构成要件

    吕甲木*

【内容提要】商标在先使用权系未注册商标权。未注册商标所有人和其意思决策机关混同的关联企业以及受让人、被许可人均有资格主张在先使用权抗辩,至于抗辩能否成立则须根据其他要件予以判断。在电子商务时代,地域性原则应扩张至互联网领域,持续使用不应作为硬性要件,可以将其作为有一定影响的考量因素;继续使用的商品标识既不得改变其显著特征,也不得向注册商标标识靠近,类别原则上不得改变。“原使用范围内继续使用”是指按原使用方式进行使用,对使用地域、生产规模等并不做强行的限制。

【关键词】商标  先用权  抗辩   原有范围

根据《商标法》第59条第3款规定的文义而言,商标在先使用抗辩成立的构成要件主要有主体要件、时间要件、使用要件、商誉要件、原有范围要件等构成。

一、主体要件

学术界和实务界对于在先使用的有一定影响的未注册商标的所有人享有在先使用抗辩,没有争议。但对于未注册商标所有人的关联企业、未注册商标的受让人或被许可人是否有权享有在先使用抗辩则存在争议。

(一)被许可人、受让人的抗辩资格

杜颖教授认为商标先使用权只是一个消极性的权利,不具有积极意义的权能,不能转让或许可他人行使。[1] 而芮松艳、陈锦川法官认为使用的主体仅限于在先使用人本人及在先已获授权许可的被许可使用人。[2] 江苏省高级人民法院在上诉人宁南超妍店与被上诉人妍之梦公司侵害商标权纠纷的中认定加盟店在涉案商标注册后获得在先使用未注册商标权人的授权许可使用未注册商标属于具有正当来源的在原使用范围内继续使用未注册商标的行为。[3] 广州市越秀区人民法院在原告侯泽敏诉被告皓银贸易行侵害商标权纠纷案中认定广州豪柏公司在珠宝钻石类商品上依法对“豪柏”商标享有在先使用权,被告系经广州豪柏公司许可使用“豪柏”商标并销售广州豪柏公司提供的使用了“豪柏”商标的商品,该行为并未超出上述广州豪柏公司的原使用范围。[4] 根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第26条第1款规定,商标权人自行使用、许可他人使用均属于商标使用的方式。《商业特许经营管理条例》也规定未注册商标作为企业标志,可以许可其他经营者使用。故,未注册商标作为一种法益,是可以进行许可和转让的,只是不享有排他性的专有权而已。此外,由于对在先使用的有一定影响的未注册商标予以保护的制度目的在于保护该未注册商标的商誉。未注册商标的生命与其商誉相伴,而非必须绑定在特定主体上。如果未注册商标的商誉仍在,但要随着商标所有人主体的消亡而消亡,则与对在先使用的有一定影响的未注册商标予以保护的制度目的相悖。因此,在先使用有一定影响的未注册商标所有人本人和其被许可人以及受让人均有资格主张在先使用抗辩,至于抗辩能否成立,则要根据其他要件予以判断。

(二)关联企业的抗辩资格

根据公司法第216条规定,关联企业是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业。由于分公司不具有法人资格,其民事责任由总公司承担,故分公司不具有独立的民事主体资格。因此,未注册商标所有人的分公司使用未注册商标的行为等同于总公司自己的使用行为,在先使用抗辩权自然也系总公司自身享有。所以,关联企业最典型的就是直接或间接控制的子公司。由于子公司具有独立的法人资格,与母公司是相互独立的法律主体,故子公司的使用行为并不能当然等同于母公司的使用行为,当然母公司享有的民事权利并不等于子公司也同样享有。但在我国的企业发展中,除了上市公司有严格规范的管理制度以外,大多数非上市的民营企业在各关联企业之间的产权并不清晰,特别是知识产权等无形财产,由控股股东或实际控制人随意支配。例如甲实际控制的A公司先于注册商标人使用未注册商标,在注册商标权人的商标注册后,甲又成立了B公司,将A公司的使用未注册商标的经营业务转入到B公司,但未将A公司注销,双方之间也无许可合同,此时B公司是否有权主张在先使用抗辩?具有相同控股股东或实际控制人控制下的关联企业之间的知识产权互相使用行为,虽未签订书面的许可合同,但因其意思决策机构混同,实质上系得到权利人之许可,故视为双方之间存在事实上的许可关系,按许可处理,有权主张在先使用抗辩,但抗辩能否成立要根据其他要件予以综合判定。

二、时间要件

《商标法》第59条第3款规定了在先使用人在先使用的时间不仅要在注册商标申请日前,还要求早于注册商标申请人使用该商标的时间。在商标获得注册前,在先使用人与商标申请人使用的商标均为未注册商标,但法律只对两者中在先使用的商标予以保护。由此也可以看出,商标在先使用抗辩的时间要件也是非常严苛的,对注册商标的保护力度明显大于未注册商标。这是因为我国是以商标注册为原则的国家,积极引导经营者通过注册商标以获得专用权。注册商标的位阶、效力明显高于未注册商标。对未注册商标的保护,并未动摇商标注册制的根基。

三、商誉要件

对未注册商标进行保护的目的就在于保护在先使用人对未注册商标享有的商誉,所以要求该商标具有一定的影响,具有一定的知名度。之前的法律条文用的是知名度,而现行的商标法和反不正当竞争法将之改为有一定的影响。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》针对《商标法》第32条的“有一定影响”解释为在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的。《商标法》第32条是在先使用权排除他人恶意抢注注册商标的条款,属于褫夺权利;而《商标法》第59条第3款是侵权抗辩条款,其目的在于侵权不成立,而非褫夺注册商标权。因此,根据举重明轻的原则,在先使用人能够证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的,当然属于《商标法》第59条第3款中在先使用有一定影响的商标,如果在先使用人能够证明其中之一的,例如有一定的持续使用时间或有一定的销售区域或有一定的销量或投入了广告宣传,均可认定为有一定影响。

四、使用要件

顾名思义,在先使用的商标要继续使用,已经有实际使用过程。何况对于注册商标而言,如果能证明此前三年没有实际使用,则侵权人不用承担赔偿责任。因此,实际使用不成问题,但是否持续使用,则有争议。李扬教授认为商标在先使用抗辩必须持续使用该商标,否则难以达到有一定影响的状态。[5] 杜颖教授对此持相同观点。[6] 在当今互联网时代,一夜成名均有可能,所以持续使用不应作为硬性要件,可以将其作为有一定影响的考量因素。

五、原有范围要件

(一)原有标识和类别及区别性标志

商标权分为自用权和禁用权。注册商标的自用权仅限于在核准注册的类别使用核准注册的商标,而禁用权的范围则可以扩展至类似商品和近似商标。但是,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定未改变显著特征的使用,仍属于商标法意义上的商标使用行为。商标在先使用抗辩的前提在于未注册商标与注册商标构成了在相同或类似商品上的相同或近似。就标识本身而言,使用在相同或类似商品上的两枚商标的显著特征相同或近似,足以产生混淆。对于继续使用的商标是否必须与在先使用的商标标识、类别相同,则争议颇大。芮松艳、陈锦川法官认为后续使用的商标及商品或服务应与在先使用的商标及商品或服务相同或基本相同。[7] 祝建军法官认为只能在原来的商品或服务上使用,不得扩大在先商标所标注的商品或服务的类别;不得改变在先使用商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等,但以同注册商标相区别为目的而进行改变的除外。[8] 王莲峰教授持相同观点。[9] 李扬教授认为如果改变后的商标与原使用商标仍然保持同一性,并且与注册商标权人的商标相同或者近似,完全不允许在先使用人援引在先使用抗辩,可能会剥夺在先使用人契合时代发展趋势特别是相关公众情趣变化需要而改变商标图案、文字、色彩、结构、书写方法的利益,从而过分淡化商标在先使用抗辩的实际意义。[10]《商标法》第59条第3款规定的附加适当的区别标记的前提在于注册商标与在先使用人继续使用的商标已足以产生实际混淆的前提下,在不改变继续使用的商标的标识的显著特征的前提下附加其他具有识别功能的区别标志。附加区别标志的实质也是一种对商标标识的改变行为。由此,基于诚实信用原则和避免混淆原则,继续使用的商标标识在注册商标申请公告后,其对在先使用的商标标识的改动只能是在不改变显著特征的情况下,与在先使用的商标标识相比,只能远离注册商标标识,而非靠近注册商标标识。至于类别原则上不得改变,除非随着形势的发展,原先使用的商品已经逐渐消失、淘汰,而被新的类似商品所取代,则可以延续到替代的商品上继续使用。例如原先在先使用人是在录像机商品上使用有一定影响的未注册商品,后来录像播放机淘汰,被VCD\DVD播放机所取代,则可以在VCD\DVD播放机上继续使用。

(二)地域范围和生产规模

关于原有范围是否限定原有的地域范围和生产规模内,在学术界和实务界也很有争议。在“蒋有记”商标侵权案中,法院认为南京夫子庙公司只能在贡院12号原址继续使用“蒋有记”商标,且不能改变实际使用的标识和扩大经营区域和规模,亦应附加适当标识避免混淆。而对于其在升州路 30号的使用行为,因超出了原有的经营区域,不符合先用权抗辩的条件,构成侵害商标权行为。[11] “小肥羊”商标侵权及不正当竞争案中,法院也认为该标识只能由原使用人在原使用范围内继续使用,即只能由原使用人周易平在甘肃省兰州市经营的商业实体“周一品小肥羊店”上继续使用,而不得超出该使用范围许可或转让给他人使用。[12] 李扬教授认为原使用范围是指原使用的地域范围,也可以称为知名度或者信用所及地域范围。[13] 杜颖教授认为原使用范围可以参考1994年8月12日国家工商行政管理局发布的《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》的规定中的地域因素。[14] 祝建军法官认为在目前电子商务和网购日益普及的情况下,限制商标在先使用人只能在原有的生产规模和销售区域内使用,非常困难。[15] 王莲峰教授认为参考1994年8月12日国家工商行政管理局发布的《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》借鉴专利法中先用权限制的规定,商标先用人只能在原有生产规模和销售区域内使用,但实践中由于电子商务和网购的普及和发展,商品流通渠道通畅,很难对销售的区域加以控制,需要进一步研究。[16] 芮松艳、陈锦川法官认为商标后续使用行为的规模不受在先使用规模的限制。[17] 在当今电子商务飞速发达的时代,商品流通已经跨越传统的地理界限,商标地域性原则已经受到挑战,所以限制地域范围和生产规模已经毫无意义。即使如具有强烈地域性的服务商标,随着移动互联网APP和点评网站的发展,地域界限也逐渐淡化。此外,专利法有关专利先用权抗辩限定在原有生产规模内的规定在商标在先使用抗辩中并无借鉴意义,无法类推解释。因为,专利法保护的是实施专利技术生产的专利产品,其价值在于产品本身。消费者选择专利产品,是因为专利产品的使用价值高于非专利产品。所以,由于先用权人生产的产品与专利产品具有同样的技术,蕴含相同的使用价值,生产规模的扩大直接冲击了专利权人的利益,因此需要将专利先用权限制在原有的生产规模范围内。而商标虽然有质量保障功能,但其价值主要来源于商誉,而非产品本身,具有相同技术、同样使用价值的商品因为商标的不同,交换价值就相差极大。所以,消费者选择不同商标商品的目的不单单在于获取商品的使用价值,而是对商标商誉的信赖。对在先使用的有一定影响的未注册商标予以保护的制度目的也在于保护该在先商标的商誉。并且,商誉的提升与生产规模也无多大关联。所以,原使用范围不能解释为专利先用权中的原有生产规模和地域范围,而是指原有的商标使用方式。例如未注册商标所有人原先是以许可他人使用的方式而非本人自用的方式使用商标的,则注册商标申请后,其仍有权许可他人使用该未注册商标。否则,随着时间的推移,申请日前发展的许可终止后,由于不能发展新许可,未注册商标所有人只能自己使用商标,将会导致使用规模缩小,商誉受损,甚至商标消亡。而这并非商标法的真正目的。但如果在先使用人在注册商标人使用商标前没有以许可他人使用的方式使用未注册商标,若商标注册后,在先使用人再许可他人使用未注册商标的,则属于改变了原有的使用方式,被许可人的在先使用抗辩不能成立。


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* 吕甲木,浙江海泰律师事务所管理合伙人,二级律师,宁波大学法学院兼职教授,浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场29楼(315040),邮箱jarmoo@163.com,联系电话13616575797。

 [1]参见杜颖:《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,载《中外法学》2014年第5期,第1367页。

 [2]参见芮松艳、陈锦川:《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》,载《知识产权》2016年第6期,第32页。

 [3] 参见江苏省高级人民法院(2016)苏民终125号判决书。

 [4]参见广州市越秀区人民法院(2015)穗越法知民初字第822号判决书。

[5]参见李扬:《商标在先使用抗辩研究》,载《知识产权》2016年第10期,第12页。

 [6]参见杜颖:《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,载《中外法学》2014年第5期,第1367页。

[7]参见芮松艳、陈锦川:《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》,载《知识产权》2016年第6期,第31页。

 [8]参见祝建军:《商标先用权抗辩成立的条件》,载《人民司法·案例》2015年第14期,第72页。

[9]参见王莲峰:《商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第59条第3款》,载《法治研究》2014年第3期,第14页。

[10]参见李扬:《商标在先使用抗辩研究》,载《知识产权》2016年第10期,第14页。

[11]参见江苏省高级人民法院(2013)苏知民终字第37号判决书。

[12]参见广东省高级人民法院(2014)粤高法民三终字第27号民事判决书。

[13]参见李扬:《商标在先使用抗辩研究》,载《知识产权》2016年第10期,第13页。

[14]参见杜颖:《商标先使用权解读——〈商标法〉第59条第3款的理解与适用》,载《中外法学》2014年第5期,第1364页。

[15]参见祝建军:《商标先用权抗辩成立的条件》,载《人民司法·案例》2015年第14期,第72页。

[16]参见王莲峰:《商标先用权规则的法律适用——兼评新《商标法》第59条第3款》,载《法治研究》2014年第3期,第14页。

[17]参见芮松艳、陈锦川:《〈商标法〉第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》,载《知识产权》2016年第6期,第31页。